滬公網(wǎng)安備 31011502019128號
權(quán)利要求修改超范圍的認(rèn)定
裁判要旨
專利無效宣告程序中，修改方式作為手段，應(yīng)當(dāng)著眼于實(shí)現(xiàn)對權(quán)利要求書的修改滿足不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍以及不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍兩大法律標(biāo)準(zhǔn)的立法目的，兼顧行政審查行為的效率與公平保護(hù)專利權(quán)人的貢獻(xiàn)，而不宜對具體修改方式作出過于嚴(yán)格的限制，否則將使得對修改方式的限制純粹成為對專利權(quán)人權(quán)利要求撰寫不當(dāng)?shù)膽土P。當(dāng)權(quán)利要求的修改系將從屬權(quán)利要求的全部或部分附加技術(shù)特征補(bǔ)入其所引用的獨(dú)立權(quán)利要求時，判斷修改后的獨(dú)立權(quán)利要求是否擴(kuò)大了原專利的保護(hù)范圍，應(yīng)以作為修改對象的原專利的獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍為基準(zhǔn)。
案 號
一審：（2016）京73行初5802號
二審：（2019）最高法知行終19號
案 情
原告：阿爾法拉瓦爾股份有限公司（以下簡稱阿爾法拉瓦爾公司）。
被告：國家知識產(chǎn)權(quán)局。
第三人：SWEP國際公司。
阿爾法拉瓦爾公司系專利號為200680018368.4、名稱為“釬焊不銹鋼制品的方法和由此方法獲得的不銹鋼釬焊制品”的發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）的權(quán)利人。該專利申請日為2006年5月24日，優(yōu)先權(quán)日為2005年5月26日，授權(quán)公告日為2010年6月16日。涉案專利的權(quán)利要求1、2、18、19、20內(nèi)容如下：
“1. 一種釬焊不銹鋼制品的方法，包含：
（i）將鐵基釬焊填料物質(zhì)施加至不銹鋼部件；
（ii）任選地組裝部件；
（iii）在非氧化性氣氛、還原性氣氛、真空或者它們組合中，加熱來自步驟（i）或（ii）的部件至少1000℃，且在至少1000℃的溫度加熱該部件至少15分鐘；
（iv）提供所得的釬焊區(qū)域平均硬度小于600HV1的制品；和；
（v）任選地重復(fù)步驟（i）、步驟（ii）和步驟（iii）的一步或多步。
2. 權(quán)利要求1的方法，其中通過該方法密封或填充大于76μm的接頭、孔、間隙、裂紋或裂縫。
18. 根據(jù)權(quán)利要求1或2的方法，其中，鐵基釬焊填料物質(zhì)含有Si、B、P、Mn、C或者Hf的一種或者多種。
19. 根據(jù)權(quán)利要求18的方法，其中，鐵基釬焊填料物質(zhì)含有9-30wt％的Cr、5-25wt％的Ni，以及0-25wt％的Si、0-6wt％的B、0-15wt％的P、0-8wt％的Mn、0-2wt％的C和0-15wt％的Hf中的至少一種。
20. 根據(jù)權(quán)利要求19的方法，其中，鐵基釬焊填料物質(zhì)至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和 0.2-1.5wt％的B。”
針對涉案專利，SWEP國際公司于2014年5月向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出了無效宣告請求，主要理由包括權(quán)利要求不符合專利法第二十六條第四款、第三十三條等。在無效程序中，阿爾法拉瓦爾公司提交了經(jīng)過修改的權(quán)利要求書，將從屬權(quán)利要求2和20的附加技術(shù)特征加入到權(quán)利要求1中，刪除權(quán)利要求18-22并調(diào)整了引用關(guān)系。修改后的權(quán)利要求1為：
“ 1.一種釬焊不銹鋼制品的方法，包含：
（i）將鐵基釬焊填料物質(zhì)施加至不銹鋼部件，其中，鐵基釬焊填料物質(zhì)至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和0.2-1.5wt％的B；
（ii）任選地組裝部件；
（iii）在非氧化性氣氛、還原性氣氛、真空或者它們組合中，加熱來自步驟（i）或（ii）的部件至少1000℃，且在至少1000℃的溫度加熱該部件至少15分鐘；
（iv）提供所得的釬焊區(qū)域平均硬度小于600HV1的制品；和
（v）任選地重復(fù)步驟（i）、步驟（ii）和步驟（iii）的一步或多步，其中通過該方法密封或填充大于76μm的接頭、孔、間隙、裂紋或裂縫。”
針對阿爾法拉瓦爾公司的修改，SWEP國際公司認(rèn)為，修改后的權(quán)利要求1擴(kuò)大了原專利保護(hù)范圍，不應(yīng)被接受。
國家知識產(chǎn)權(quán)局于2016年8月3日作出第29765號無效宣告請求審查決定（以下簡稱被訴決定），宣告涉案專利全部無效。國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為：阿爾法拉瓦爾公司提交的修改后的權(quán)利要求書，將原從屬權(quán)利要求2和從屬權(quán)利要求20的特征加入到原權(quán)利要求1中作為新的獨(dú)立權(quán)利要求。由于權(quán)利要求2為權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，權(quán)利要求20為權(quán)利要求19的從屬權(quán)利要求，權(quán)利要求19為權(quán)利要求18的從屬權(quán)利要求，權(quán)利要求18為權(quán)利要求1或2的從屬權(quán)利要求，即當(dāng)權(quán)利要求18引用權(quán)利要求1時，權(quán)利要求20的技術(shù)方案應(yīng)該包括權(quán)利要求1、18、19、20的全部技術(shù)特征，而當(dāng)權(quán)利要求18引用權(quán)利要求2時，權(quán)利要求20的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利要求1、2、18、19、20的全部技術(shù)特征。鑒于阿爾法拉瓦爾公司僅僅將權(quán)利要求20的附加技術(shù)特征加入到權(quán)利要求1或權(quán)利要求2中，故上述修改不符合2002年《專利法實(shí)施細(xì)則》第六十八條以及2010年《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.2節(jié)的規(guī)定，不應(yīng)被接受。
審 判
阿爾法拉瓦爾公司不服被訴決定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院起訴，請求撤銷被訴決定，并責(zé)令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出無效宣告請求審查決定。其主要理由為：無效宣告程序中權(quán)利要求1的修改方式屬于刪除并列技術(shù)方案，應(yīng)予接受。修改后的權(quán)利要求1沒有超出原始申請的范圍，也沒有擴(kuò)大專利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)予接受。北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理維持了被訴決定，駁回了阿爾法拉瓦爾公司的訴訟請求。
阿爾法拉瓦爾公司不服，向最高人民法院提起上訴。其上訴請求為：撤銷一審判決和被訴決定，并判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出無效宣告請求審查決定。其事實(shí)和理由為：（一）阿爾法拉瓦爾公司對權(quán)利要求的修改方式屬于刪除并列技術(shù)方案，應(yīng)予接受。1.在專利無效行政程序中，對權(quán)利要求的修改方式并不限于2010年《專利審查指南》中規(guī)定的三種方式，該指南并未完全排除存在其他修改方式的可能性。修改后的權(quán)利要求是對授權(quán)權(quán)利要求1的進(jìn)一步限定，修改方式應(yīng)予接受。2.2017年《專利審查指南》對無效宣告程序中權(quán)利要求的修改方式進(jìn)行了修改，根據(jù)該指南，權(quán)利要求修改的方式包括對權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯誤的修正。本案中，修改后的權(quán)利要求1可以視為將授權(quán)權(quán)利要求2和20的技術(shù)特征補(bǔ)入權(quán)利要求1以縮小保護(hù)范圍，屬于對權(quán)利要求的進(jìn)一步限定，應(yīng)予接受。
（二）阿爾法拉瓦爾公司對權(quán)利要求1的修改沒有擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍。
在權(quán)利要求20中，當(dāng)滿足“0-25％的Si”“0-6wt％的B”時，即滿足了“至少一種”的要求，此時，即使含有16wt％的P，也符合權(quán)利要求的記載。
2.說明書和附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。本專利說明書第[0047]段記載了專利權(quán)人意圖披露的釬焊填料組分和含量，其中公開了“至少包含以重量計(jì)40%的Fe、14-21%的Cr、5-21%的Ni、6-15%的Si、0.2-1.5%的B，和作為替代物的余量的其他元素”。可見，說明書明確記載了包含一定含量的Fe、Cr、Ni、Si、B的釬焊填料，其它元素可以存在或不存在；當(dāng)存在時，含量沒有限制。上述內(nèi)容表明說明書并不要求包含P、Mn、C、Hf四種元素時，每種元素的含量應(yīng)符合所述數(shù)值限制。
3.最高法院（2014）行提字第17號行政判決確立了對權(quán)利要求的解釋采取最大合理解釋原則，即基于權(quán)利要求的文字記載，結(jié)合對說明書的理解，對權(quán)利要求作出最廣義的合理解釋，本案應(yīng)遵循這一原則。綜上，本專利的修改方式應(yīng)予接受，修改的權(quán)利要求沒有擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍。
最高法院二審認(rèn)為：
（一）關(guān)于修改方式。雖然被訴決定依據(jù)的2010年《專利審查指南》規(guī)定無效宣告程序中對權(quán)利要求的修改方式一般限于對權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除三種方式，但是并未完全排除存在其他修改方式的可能性。特別是，2017年《專利審查指南》已經(jīng)將無效宣告程序中的修改方式擴(kuò)展到包括對權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯誤的修正等四種基本修改方式。當(dāng)權(quán)利要求書的修改滿足未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍以及未擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍兩大法律標(biāo)準(zhǔn)的前提下，此種修改應(yīng)被接受。本案中，阿爾法拉瓦爾公司的修改方式，系將從屬權(quán)利要求2和權(quán)利要求20的技術(shù)特征進(jìn)一步限定至授權(quán)權(quán)利要求1中，屬于對權(quán)利要求的進(jìn)一步限定，該修改方式應(yīng)被接受。
（二）關(guān)于修改范圍。專利授權(quán)后對社會公眾具有公示作用，社會公眾的信賴?yán)嫱ǔ＝⒃诒Ｗo(hù)范圍最大的獨(dú)立權(quán)利要求上，并據(jù)此預(yù)測和評價(jià)自身行為的合法性。本案中，阿爾法拉瓦爾公司將從屬權(quán)利要求2、20的附加技術(shù)特征加入至授權(quán)權(quán)利要求1中，是對授權(quán)權(quán)利要求1的進(jìn)一步限定，并未擴(kuò)大授權(quán)權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，符合法律的規(guī)定。
據(jù)此，最高法院判決：撤銷原審判決，撤銷被訴決定，由國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出無效宣告請求審查決定。
評 析
我國專利法賦予專利權(quán)人可以在授權(quán)確權(quán)程序中對專利文件進(jìn)行修改，實(shí)踐中專利權(quán)人為克服專利存在的缺陷而修改權(quán)利要求也較為常見。雖然專利法及《專利法實(shí)施細(xì)則》對權(quán)利要求修改的時間節(jié)點(diǎn)、程序設(shè)計(jì)、實(shí)體要求均作出了較為具體的規(guī)定，但是在專利審查及司法實(shí)踐中，對于權(quán)利要求修改方式的寬嚴(yán)尺度、修改是否擴(kuò)大了原專利保護(hù)范圍的具體認(rèn)定等問題仍有模糊之處，存在不同認(rèn)識。因此，明確權(quán)利要求的修改標(biāo)準(zhǔn)和比對基準(zhǔn)就顯得格外重要。
本案是關(guān)于無效程序中權(quán)利要求修改是否超范圍的典型案例，涉及無效程序中權(quán)利要求的修改方式以及不得擴(kuò)大原專利保護(hù)范圍的比對基準(zhǔn)兩方面問題，均是當(dāng)前司法認(rèn)定中的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。
一、權(quán)利要求修改的基本價(jià)值及要求
德國著名哲學(xué)家亞瑟·叔本華曾就思想與語言表達(dá)的關(guān)系作了精妙的論述：思想的生命延續(xù)到語言表達(dá)時為止，一旦用語言表達(dá)出來，思想也就僵化了。[①]叔本華意在強(qiáng)調(diào)語言精準(zhǔn)表達(dá)對于寫作的重要性，要避免錯誤表達(dá)和歧義表達(dá)。其實(shí)，上述觀點(diǎn)同樣適用于專利領(lǐng)域。相比于寫作，專利文獻(xiàn)對于文字表達(dá)的準(zhǔn)確性要求更為嚴(yán)格。作為技術(shù)方案載體的專利文獻(xiàn)一旦用文字方式固定下來，技術(shù)方案也就確定了，這是專利以公開換保護(hù)的應(yīng)有之義。
但是語言表達(dá)本身存在多義甚至歧義等局限，尤其要將技術(shù)方案通過語言精準(zhǔn)表達(dá)并不容易。可以說，無論是語言表達(dá)的準(zhǔn)確性，還是專利權(quán)人的認(rèn)知能力，都會存在局限性，尤其是對于現(xiàn)有技術(shù)以及發(fā)明創(chuàng)造等的認(rèn)知局限。[②]在專利無效程序中，這種局限性往往會使其成為無效宣告請求人的標(biāo)靶。基于此，專利法賦予專利權(quán)人可以在無效程序中對專利文件進(jìn)行修改的權(quán)利。2002年《專利法實(shí)施細(xì)則》第六十八條第一款規(guī)定：“在無效宣告請求的審查過程中，發(fā)明或者實(shí)用新型專利的專利權(quán)人可以修改權(quán)利要求書，但是不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍。”一方面，為保護(hù)專利權(quán)人的發(fā)明創(chuàng)造和技術(shù)貢獻(xiàn)，應(yīng)當(dāng)允許專利權(quán)人對專利文件進(jìn)行適當(dāng)修改。另一方面，雖然允許專利權(quán)人對專利文件做適當(dāng)修改，但是基于專利的公示效力及社會公眾對此產(chǎn)生的信賴?yán)妫忠苊鈱＠麢?quán)人利用修改的機(jī)會將專利申請時未完成或者未預(yù)見的技術(shù)內(nèi)容補(bǔ)充到專利文件中。因此，為了平衡專利權(quán)人與社會公眾之間的利益，審查指南規(guī)定權(quán)利人可以在無效程序中對權(quán)利要求進(jìn)行修改，但必須受到一定限制，包括不得改變原權(quán)利要求的主題名稱、不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍、不得超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍、不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求中的技術(shù)特征等。尤其將對權(quán)利要求的修改不得擴(kuò)大原專利保護(hù)范圍作為修改后的專利文件能否被接受的重要標(biāo)準(zhǔn)，而這也是本案審理的關(guān)鍵所在。通常情況下，對權(quán)利要求的任何修改都將使得專利的保護(hù)范圍發(fā)生變化，判斷這種修改是否擴(kuò)大了原專利的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件的具體情況，從修改方式和修改范圍兩個方面進(jìn)行把握。
二、關(guān)于權(quán)利要求的修改方式
關(guān)于權(quán)利要求的修改方式，專利法及其實(shí)施細(xì)則并未作出具體規(guī)定，只有《專利審查指南》作出了規(guī)范。2010年《專利審查指南》規(guī)定，無效程序中對權(quán)利要求的修改一般限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除三種方式。2017年修訂的《專利審查指南》則進(jìn)一步放寬，在維持原權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除的基礎(chǔ)上，增加了權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯誤的修正兩種修改方式。顯然，《專利審查指南》對于修改方式的要求已呈現(xiàn)出由嚴(yán)格不斷趨于寬松的趨勢，這是專利行政機(jī)關(guān)在聽取行業(yè)需求和業(yè)界呼聲背景下作出的積極回應(yīng)。
實(shí)際上，雖然2010年《專利審查指南》規(guī)定對于權(quán)利要求的修改一般限于三種方式，但這僅僅規(guī)定的是“一般限于”，并未完全排除存在其他修改方式的可能性。因?yàn)樾薷姆绞阶鳛槭侄危瑧?yīng)當(dāng)著眼于修改的立法目的——只要這種修改沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍、沒有擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍，則對其具體修改方式不應(yīng)作出過于嚴(yán)格的限制，否則正如二審判決所言，“將使得對修改方式的限制，成為一種對專利權(quán)人權(quán)利要求撰寫不當(dāng)?shù)膽土P”，使得對權(quán)利人的保護(hù)與其技術(shù)貢獻(xiàn)不相適應(yīng)，必將極大地挫傷權(quán)利人創(chuàng)新的動力和積極性。其實(shí)，早在2011年，最高法院就曾在個案中指出專利行政機(jī)關(guān)對無效過程中權(quán)利要求修改方式的要求過于嚴(yán)格。[③]國家知識產(chǎn)權(quán)局在2014年專利復(fù)審無效十大案例中亦對審查指南規(guī)定的修改方式作出了澄清，并表示放寬修改方式更能體現(xiàn)專利制度鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的立法本意。[④]可見，無論是制度規(guī)定還是審查實(shí)踐，都未完全排除存在其他修改方式的可能性。
以本案為例，阿爾法拉瓦爾公司對權(quán)利要求的修改，系將從屬權(quán)利要求2和從屬權(quán)利要求20的技術(shù)特征加入原權(quán)利要求1中作為新的獨(dú)立權(quán)利要求，新的獨(dú)立權(quán)利要求由于增加了新的技術(shù)特征，相比原權(quán)利要求1必然保護(hù)范圍更小、限定更多，屬于新指南所規(guī)定的“對權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”的修改方式。雖然這種修改方式不屬于2010年《專利審查指南》限定的三種方式，但如前所述，由于該指南也并未完全排除其他修改方式，特別是考慮到新的指南已經(jīng)逐步放寬了對權(quán)利要求的修改方式，涉案專利對權(quán)利要求的進(jìn)一步限定符合當(dāng)前指南修改的精神和趨勢。因此，被訴決定僅僅以對權(quán)利要求的修改不符合2010年《專利審查指南》的三種修改方式而不予接受此種修改，有違立法的精神。
三、關(guān)于權(quán)利要求修改不得擴(kuò)大原專利保護(hù)范圍的比對基準(zhǔn)
2002年《專利法實(shí)施細(xì)則》第六十八條規(guī)定無效程序中權(quán)利要求的修改不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍，該條款中“原專利”這一表述較為籠統(tǒng)，如何確定比對的基準(zhǔn)是解決修改是否超范圍這一問題的前提和條件。當(dāng)權(quán)利要求的修改系將從屬權(quán)利要求的全部或部分附加技術(shù)特征加入其所引用的獨(dú)立權(quán)利要求時，判斷修改后的獨(dú)立權(quán)利要求是否擴(kuò)大了原專利的保護(hù)范圍，究竟是以保護(hù)范圍較小的從屬權(quán)利要求為比對基準(zhǔn)，還是以保護(hù)范圍較大的獨(dú)立權(quán)利要求為比對基準(zhǔn)，這個問題是本案審理的關(guān)鍵，也是雙方當(dāng)事人的重要分歧點(diǎn)。如果以獨(dú)立權(quán)利要求為比對基準(zhǔn)，則此種修改屬于進(jìn)一步限定，通常不會超出原專利的保護(hù)范圍；如果以從屬權(quán)利要求為比對基準(zhǔn)，則對權(quán)利要求的修改提出了極為嚴(yán)格的限制，并可能導(dǎo)致修改后的權(quán)利要求超出從屬權(quán)利要求的范圍。以本案為例，如果以原權(quán)利要求1為比對基準(zhǔn)，則阿爾法拉瓦爾公司的修改屬于對原權(quán)利要求1的進(jìn)一步限定，并未擴(kuò)大原權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。如果以權(quán)利要求19為比對基準(zhǔn)，則須將權(quán)利要求2、17、18、19的全部技術(shù)特征限定到原權(quán)利要求1中才符合修改要求。
該問題的解決思路應(yīng)當(dāng)回歸到權(quán)利要求修改的價(jià)值及社會公眾的行為預(yù)期，因?yàn)閷＠坏┇@得授權(quán)即具有公示效力，社會公眾會據(jù)此預(yù)測和評價(jià)自身行為的合法性，而其評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)往往會建立在保護(hù)范圍最大的獨(dú)立權(quán)利要求上，而不是某個具體從屬權(quán)利要求。當(dāng)權(quán)利人將從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征加入到獨(dú)立權(quán)利要求時，由于獨(dú)立權(quán)利要求增加了新的技術(shù)特征，保護(hù)范圍相較于原來必定會縮小。此時，這種修改既不會損害原專利的公示效力，也不會影響社會公眾基于原專利而產(chǎn)生的信賴?yán)妫瑫r也有助于保護(hù)發(fā)明人的利益，推動全社會的創(chuàng)新動力。基于此，本案明確指出應(yīng)以作為修改對象的原專利獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍為比對基準(zhǔn)。即，應(yīng)當(dāng)將修改后的獨(dú)立權(quán)利要求與原專利保護(hù)范圍最大的獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行比較，而非與原專利保護(hù)范圍較小的從屬權(quán)利要求進(jìn)行比較。